La disputa giudiziaria sul marchio ‘e trade’ la vince Cornèr

Se sei una società estera che offre servizi finanziari e di trading on line (quindi a tutto il mondo, ndr), non basta avere dei clienti in Svizzera per rivendicare l’uso esclusivo di un marchio per quel determinato mercato. Bisogna anche fare azioni di marketing mirate a quel mercato e cercare di svilupparlo con un team dedicato. È questa, grossomodo, la conclusione a cui è giunto il Tribunale amministrativo federale, in qualità di ultima istanza giudiziaria, nella vertenza che vedeva la E*Trade Financial Corporation, quotata alla Borsa Nasdaq di New York, opposta alla luganese Cornèr Banca. La sentenza del 7 luglio scorso – e resa nota oggi – è definitiva in quanto non è dato il diritto di appello al Tribunale federale di Losanna.

L’oggetto del contendere era l’uso del marchio ‘e trader’, registrato da Cornèr il 31 maggio 2017 e pubblicato su Swissreg il 5 dicembre 2017. Il 6 marzo del 2018 la statunitense E*Trade ha presentato un’opposizione contro il marchio rivolgendosi all’Istituto federale della proprietà intellettuale (Ipi) denunciando l’assonanza fonetica e quella grafica del marchio della Cornèr con il proprio oltre al suo utilizzo nell’ambito dei servizi finanziari. La banca luganese ovviamente ha chiesto, con lettera del 7 maggio 2018 che l’opposizione fosse respinta in quanto il logo in questione non era ancora stato utilizzato commercialmente, contestando comunque l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi.

Conclusa la fase procedurale, l’istanza giudiziaria inferiore respinse – il 20 luglio di un anno fa – la richiesta della società americana in quanto quest’ultima non era riuscita a dimostrare, sulla base delle prove presentate, che il marchio contestato fosse usato commercialmente. Infine, secondo l’Istituto federale della proprietà intellettuale, l’opposizione non era basata su un diritto esigibile e per questa ragione non bisognava nemmeno entrare nel merito. Da qui, il 14 settembre 2020, il ricorso al Tribunale amministrativo federale (Taf) da parte dei legali di E*Trade per annullare la decisione di prima istanza e chiedere un’ulteriore valutazione delle prove, in particolare di un affidavit, ovvero una dichiarazione scritta e giurata, o affermazione solenne davanti a un magistrato o pubblico ufficiale, che nel diritto anglosassone in giudizio ha valore di prova. Nel diritto svizzero gli affidavit sono considerati come semplici affermazioni delle parti e possono essere prese in considerazione nella libera valutazione delle prove da parte del giudice. Insomma, non sono vincolanti. La controparte, infine, contestava anche il mancato rispetto dei termini da parte della ricorrente e la concessione da parte della corte di giorni in più, al di fuori della normale procedura, per presentare le motivazioni. Contestazioni, queste ultime, respinte dai giudici.

Stando alla sentenza – che respinge tutte le richieste della E*Trade Financial Corporation e la condanna al pagamento delle spese processuali (4’500 franchi) e di un indennizzo alla controparte pari a 4’200 franchi – un determinato marchio può essere usato in linea di principio per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. Questo vuol dire che solo per quei prodotti o servizi per i quali è effettivamente usato (a meno che non ci siano motivi sufficienti per il non uso), il marchio è considerato protetto. Per la protezione, inoltre, anche il principio di territorialità deve essere rispettato. In pratica se si vuole utilizzare un marchio in Svizzera, è richiesta una cura minima attiva del mercato elvetico. Come eccezione a questo principio, anche l’uso di un marchio estero (d’esportazione, viene definito, ndr) è tutelato legalmente a condizione che l’utilizzo sia direttamente legato a beni e servizi effettivamente forniti o acquistati in Svizzera, o che la pubblicità di questi prodotti è pensata in modo specifico per la Svizzera.

Il mondo del Web non è un mercato nazionale

L’offerta o la pubblicità di prodotti su Internet – precisano ancora i giudici – non costituisce un uso nazionale del marchio, specialmente se le pagine pertinenti sono accessibili con un ‘domain’ generico (per esempio ‘.com’). Un legame con la Svizzera per innescare una domanda seria di beni e servizi deve comunque esserci. Non è nemmeno sufficiente, per esempio, che il sito sia scritto in una lingua nazionale. Piuttosto, aggiungono i giudici citando la giurisprudenza in materia, i prodotti o i servizi offerti via Internet devono essere pubblicizzati in Svizzera in modo ragionevolmente regolare con il marchio in questione oppure essere disponibili od ordinabili regolarmente dalla Svizzera. Cosa che non è il caso dei prodotti offerti attraverso il sito web di E*Trade.